Episode Details

In dieser Folge besprechen Michael Stadler und Gerd Hübscher, wie der zugrunde liegende Beschwerdefall T 439/22, der zur Entscheidung G 1/24 geführt hat, tatsächlich ausgegangen ist. Im Podcast wurde die Vorlageentscheidung schon in Folge 11 und Folge 12 der zweiten Staffel besprochen, während die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im ersten Patent Panel diskutiert wurde (Folge 25, Staffel 2). Die zentralen Fragen im gegenständlichen Verfahren lauten nun: Wie wird die Beschwerdekammer die Leitsätze der G 1/24 auf den konkreten Fall anwenden? Ist das “gathered sheet” im Lichte der Beschreibung neuheitsschädlich vorweggenommen und, wenn ja, kann sich die Patentinhaberin aus dieser misslichen Lage retten?

Vorlageverfahren

Ausschlaggebend für die Vorlage G 1/24 an die Große Beschwerdekammer war die Frage, ob und inwiefern die Beschreibung zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen ist. Während der Begriff “gathered” im Anspruch nach fachüblicher INterpretationo enger auszulegen wäre, nämlich im Sinne von “gefaltet” (“folded”), findet sich in Absatz 35 der Beschreibung eine breitere Definition, die eine breitere Auslegung des Begriffs ermöglicht, gemäß welcher auch gerollte (“convoluted or otherwise constricted or compressed”) “sheets of aerosol-forming material” (“Sheets”) unter das Merkmal subsumiert werden können.

Da die D1 gerollte “Sheets” offenbarte, hing die Beurteilung der Neuheit des Anspruchsgegenstands alleine von der Frage der Auslegung ab.

Entscheidung G 1/24

Die Große Beschwerdekammer stellte den Leitsatz aus, dass die Beschreibung und die Zeichnungen *immer bei der Auslegung der Ansprüche “zu konsultieren” sind.

*The claims are the starting point and the basis for assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC. The description and drawings shall always be consulted to interpret the claims when assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC, and not only if the person skilled in the art finds a claim to be unclear or ambiguous when read in isolation. *

Ausgang des Vorlageverfahrens

Hauptantrag

Nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer, war es nun an der vorlegenden Beschwerdekammer, die Leitsätze auf den konkreten Fall anzuwenden. Die Beschwerdekammer wählte einen “holistischen” Ansatz und kam unter Berücksichtigung der Beschreibung zum Schluss, dass die auf die Beschreibung gestützte breite Auslegung des Merkmals “gathered” geboten ist. Damit war der Hauptantrag aufgrund mangelnder Neuheit gegenüber der D1 nicht gewährbar.

Hilfsantrag

Nach der Zurückverweisung an die vorlegende Beschwerdekammer reichte die Patentinhaberin einen neuen Hilfsantrag ein, bei dem ausschließlich Absatz 35, der für die breite Auslegung maßgeblich war, gestrichen wurde. Dieser Hilfsantrag wurde zum Verfahren zugelassen, da die Vorlage an die Große Beschwerdekammer außergewöhnliche Umstände darstellen, die die Einreichung von neuem Hilfsanträgen in einem so späten Verfahrensstadium rechtfertigen.

Die Frage, ob diese Änderung der Beschreibung eine Offenbarungsüberschreitung darstellt, wurde von der Kammer nicht behandelt, da sie durch die Änderung eine Schutzbereichserweiterung begründet sah. Dieser Verstoß gegen Ar