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Über mangelnde Neuheit und Klarheitseinwände im Prüfungsverfahren und im nachfolgenden Beschwerdeverfahren

In dieser Folge besprechen Fabian Haiböck und Michael Stadler die (etwas ältere) Entscheidung T 1851/16 einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, die eine Schuhsohle mit Stoppeln, insbesondere für Trekking- bzw. Wanderschuhe, betrifft. Am Beispiel des Prüfungsverfahrens wird besprochen, wie mangelnde Klarheit auch zu Neuheitseinwänden führen kann. Im Beschwerdeverfahren wird, jedoch auf Basis der alten Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, ein Weg gefunden, die Klarheitseinwände auszuräumen und sich durch geschickte Änderung des Anspruchs ausreichend vom Stand der Technik abzugrenzen.

Erfindung

Technisch geht es um eine Schuhsohle mit mehreren Stollenclustern. Die Erfindung verfolgt das Ziel, die beim Auftreten und Abstoßen wirkenden Kräfte besser zu verteilen, um Komfort und Traktion miteinander zu verbinden. Hierzu werden mehrere Stollen zu einem Cluster zusammengefasst, wobei ein größerer primärer Stollen mit kleineren sekundären Stollen über Verbindungselemente verbunden ist. In der später entscheidenden Anspruchsfassung werden diese Cluster zudem V-förmig angeordnet und je nach Zehen- oder Fersenregion unterschiedlich orientiert.

Der ursprüngliche Anspruch 1 mit dem ins Verfahren gestartet wurde lautete wie folgt:

A shoe sole having a bottom surface with a plurality of stud clusters extending therefrom, each stud cluster comprising at least two studs connected via one or more connection elements, wherein each stud cluster is oriented in accordance with a predetermined direction of gross shear motion of the stud cluster.

Prüfungsverfahren

Die Hauptdiskussion im Prüfungsverfahren drehte sich um die unklare Orientierung der Stollencluster in einer Haupt-Scherkraft-Richtung sowie die dadurch bedingte fehlende Abgrenzung gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik. Hinzu kamen im weiteren Lauf des Verfahrens auf Einwände nach Art 123(2) EPÜ.

Obwohl die Anmelderin sich mehrfach mit unterschiedlichen geänderten Ansprüchen und Argumentationslinien verteidigte, konnte die Prüfungsabteilung nicht überzeugt werden und wies die Anmeldung zurück, nachdem eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt wurde.

Beschwerdeverfahren

In der Beschwerde verfolgte die Anmelderin die Sache weiter, reichte neue Anträge ein und versuchte, die Kammer mit ihren Argumenten zu überzeugen. Außergewöhnlicher Weise (und vermutlich auch der Anwendung der alten Verfahrensordnung der Beschwerdekammern geschuldet, erhielt die Anmelderin von der Kammer in der vorläufigen Meinung deutliche Hinweise, in welche Richtung eine gewährbare Anspruchsfassung gehen sollte.

So wurde die Haupt-Scherkraft-Richtung durch andere Merkmale ersetzt und klargestellt, dass es sich um eine Schuhsohle für einen Trekking-Schuh handelte, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen. Ein derart geänderter Hilfsantrag wurde von der Kammer zum Verfahren zugelassen und letztendlich auch als gewährbar erachtet. Der erteilte Anspruch lautete wie folgt:

A shoe sole intended for trekking, the shoe sole having a bottom surface (31) comprising a toe region and heel region, and having a plurality of stud clusters (5,7) extending therefrom, each stud cluster (5,7) comprising three studs arranged in a V-shape including a primary stud (51,71), located at the apex of the V-shape, connected to two secondary studs (52,72), located at the ends of the V-shape, via respective connection elements (53,73), wherein the spatial extent over a cross-section of the primary stud (51, 71) is greater than the spatial extent over a cross-section of each secondary stud (52, 72) such that the primary stud (51,71)